특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-

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author={ 김관식 },
title={특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-},
journal={과학기술법연구},
issn={1226-4148},
year={2022},
volume={28},
number={2},
pages={3-45},
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TY - JOUR
AU - 김관식
TI - 특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-
T2 - 과학기술법연구
PY - 2022
VL - 28
IS - 2
PB - 한남대학교 과학기술법연구원
SP - 3-45
SN - 1226-4148
AB - 특허출원된 발명이 특허되기 위해서는 신규성, 진보성 등의 특허요건을 충족하여야 하므로,출원된 발명과 동일한 발명을 특허출원인 스스로 이미 공개하였다면 출원발명은 신규성이 상실되어 특허받을 수 없게 된다. 다만 이러한 경우에도 일정한 요건을 충족하는 경우에는 출원된 발명의 신규성이 상실되지 않는 것으로 보아 특허받을 수 있도록 하고 있고, 이를 ‘신규성 의제’ 혹은 ‘공지 등이 되지 않은 것으로 보는 발명’등으로 지칭하고 있다. 본고에서 논의의 대상이 되는 사례에서는 특허출원인 스스로 발명을 공개한 후, 특허출원 하면서 공지예외에 관한 취지의 주장을 하지 않았다가, 그 후에 원출원에 대한 분할출원의 형식으로 특허출원하면서 공지예외 취지의 주장을 하고 관련 증명서류를 기한 내에 제출하였을 때, 이러한 공지예외의 주장을 인정하여 결과적으로 자신이 공개한 발명으로 출원된 발명의 신규성·진보성 등을 부정하는 것이 금지 되는지 여부가 쟁점이 된다. 공지예외(신규성 의제) 규정의 취지로는, 특허제도에 익숙하지 아니한 일부 발명자를 고려한 제도로 이해하거나, 발명의 공개를 촉진하여 산업발전에 이바지하기 위한 제도로 보거나, 선출원주의 하에서 특허출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 취지로도 이해할 수 있다. 그런데 현재는 종전과 달리 특허제도에 기본적인 이해가 부족한 발명자를 찾기 쉽지 않다는 사정, 자기 공지 후 제3자의 독자적 공개가 있는 경우에는 발명자가 특허받지 못하는 불이익이 발생하므로 발명의 공개가 전적으로 촉진되기는 힘들다는 점, 및 공지예외 규정이 적용되는 요건과 범위가 발명자로서의 권리를 보호하기 위한 방향으로 지속적으로 개정되어 온 관련 특허법 조항의 연혁 등에 비추어 보면, 공지예외를 인정하는 제도의 궁극적인 취지로는 발명자로서의 권리를 좀 더 실효적으로 보호하기 위한 것이라고 해석하는 편이 좀더 타당할 것으로 생각된다. 원출원에서 공지예외의 주장을 하지 않은 경우 분할출원에서 공지예외의 주장을 할 수 있는지 여부와 관련하여, 우선 특허법상 이를 금지하는 명문의 규정이나 관련 판례를 찾아 볼 수 없으므로, 공지예외 주장이 인정되기 위한 절차적 요건과 분할출원에서 출원일 소급을 적용받기 위한 요건을 충족한 경우에는 특허출원인이 특허법상 당연히 누려야할 권리로서 허용되어야 할 것으로 생각된다. 아울러 이를 허용하는 경우에 예상되는 효과의 하나로 공지예외 주장이 가능한 시기가 자기공지일로부터 일정기간 연장되는 효과가 발생하지만, 분할출원의 시기가 제한되어 있다는 점, 국제특허출원의 경우에 공지예외 주장이 가능한 기간이 연장되는 효과가 이미 발생하고 있다는 점을 고려하면, 이러한 공지예외 주장 기간 연장의 효과를 특별히 부당한 것으로 보기는 힘들다.
KW - 발명, 특허출원, 분할출원, 공지예외 주장, 신규성 의제
DO - 10.32430/ilst.2022.28.2.3
UR - http://dx.doi.org/10.32430/ilst.2022.28.2.3
ER -

김관식 (2022). 특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-. 과학기술법연구, 28( 2), 3- 45.

김관식 . 2022, “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-”, 과학기술법연구, vol. 28, no. 2, pp. 3-45. Available from: doi:10.32430/ilst.2022.28.2.3

김관식 “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-” 과학기술법연구 28.2 pp. 3-45 (2022): 3.

김관식 . 특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결- 과학기술법연구 [Internet]. 2022; 28( 2), : 3-45. Available from: doi:10.32430/ilst.2022.28.2.3

김관식 . “특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-” 과학기술법연구 28, no.2 (2022): 3-45. doi: 10.32430/ilst.2022.28.2.3

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특허출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 분할출원 절차에서 공지예외주장을 할 수 있는지 여부 -특허법원 2020. 9. 17. 선고 2020허3072 판결-

과학기술법연구

약어 : Hannam Journal of Law&Technology

2022, vol.28, no.2, pp.3 - 45

DOI : 10.32430/ilst.2022.28.2.3

발행기관 : 한남대학교 과학기술법연구원

연구분야 : 법학

김관식¹

¹한남대학교

인용한 논문 수 : 3 서지 간략 보기

초록

특허출원된 발명이 특허되기 위해서는 신규성, 진보성 등의 특허요건을 충족하여야 하므로,출원된 발명과 동일한 발명을 특허출원인 스스로 이미 공개하였다면 출원발명은 신규성이 상실되어 특허받을 수 없게 된다. 다만 이러한 경우에도 일정한 요건을 충족하는 경우에는 출원된 발명의 신규성이 상실되지 않는 것으로 보아 특허받을 수 있도록 하고 있고, 이를 ‘신규성 의제’ 혹은 ‘공지 등이 되지 않은 것으로 보는 발명’등으로 지칭하고 있다. 본고에서 논의의 대상이 되는 사례에서는 특허출원인 스스로 발명을 공개한 후, 특허출원 하면서 공지예외에 관한 취지의 주장을 하지 않았다가, 그 후에 원출원에 대한 분할출원의 형식으로 특허출원하면서 공지예외 취지의 주장을 하고 관련 증명서류를 기한 내에 제출하였을 때, 이러한 공지예외의 주장을 인정하여 결과적으로 자신이 공개한 발명으로 출원된 발명의 신규성·진보성 등을 부정하는 것이 금지 되는지 여부가 쟁점이 된다. 공지예외(신규성 의제) 규정의 취지로는, 특허제도에 익숙하지 아니한 일부 발명자를 고려한 제도로 이해하거나, 발명의 공개를 촉진하여 산업발전에 이바지하기 위한 제도로 보거나, 선출원주의 하에서 특허출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 취지로도 이해할 수 있다. 그런데 현재는 종전과 달리 특허제도에 기본적인 이해가 부족한 발명자를 찾기 쉽지 않다는 사정, 자기 공지 후 제3자의 독자적 공개가 있는 경우에는 발명자가 특허받지 못하는 불이익이 발생하므로 발명의 공개가 전적으로 촉진되기는 힘들다는 점, 및 공지예외 규정이 적용되는 요건과 범위가 발명자로서의 권리를 보호하기 위한 방향으로 지속적으로 개정되어 온 관련 특허법 조항의 연혁 등에 비추어 보면, 공지예외를 인정하는 제도의 궁극적인 취지로는 발명자로서의 권리를 좀 더 실효적으로 보호하기 위한 것이라고 해석하는 편이 좀더 타당할 것으로 생각된다. 원출원에서 공지예외의 주장을 하지 않은 경우 분할출원에서 공지예외의 주장을 할 수 있는지 여부와 관련하여, 우선 특허법상 이를 금지하는 명문의 규정이나 관련 판례를 찾아 볼 수 없으므로, 공지예외 주장이 인정되기 위한 절차적 요건과 분할출원에서 출원일 소급을 적용받기 위한 요건을 충족한 경우에는 특허출원인이 특허법상 당연히 누려야할 권리로서 허용되어야 할 것으로 생각된다. 아울러 이를 허용하는 경우에 예상되는 효과의 하나로 공지예외 주장이 가능한 시기가 자기공지일로부터 일정기간 연장되는 효과가 발생하지만, 분할출원의 시기가 제한되어 있다는 점, 국제특허출원의 경우에 공지예외 주장이 가능한 기간이 연장되는 효과가 이미 발생하고 있다는 점을 고려하면, 이러한 공지예외 주장 기간 연장의 효과를 특별히 부당한 것으로 보기는 힘들다.

키워드

발명, 특허출원, 분할출원, 공지예외 주장, 신규성 의제

참고문헌(17)

[단행본] 吉藤幸朔 / 2000 / 특허법 개설 / 대광서림
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[학술지] 박주연 / 2010 / 2010년 디자인보호법 개정법률안 주요내용 / 창작과 권리 (60) : 195 ~ 229
[학술지] 박태일 / 2012 / 자기공지에 의한 공지 예외의 취지를 출원 후 보정할 수 있는지 여부 - 대법원 2011. 6. 9. 선고 2010후2353 판결을 중심으로 - / 산업재산권 (37) : 1 ~ 40
[학술지] YOON GI-SEUNG / 2019 / A Study on Grace Period for Patents / 국제법무 11 (1) : 53 ~ 82
[단행본] 정상조 / 2010 / 특허법주해 I / 박영사
[단행본] 竹田和彦 / 2011 / 特許의 知識 / 에이제이디자인기획
[학술지] 최승재 / 2012 / 신규성 의제에 대한 대법원의 태도에 대한 비판적 검토 -대법원 2011. 6. 9 선고 2010후2353판결- / IT와 법연구 (6) : 65 ~ 96
[기타] 특허청 / 2020 / 특허실용신안 심사기준(특허청 예규 제117호)
[기타] 특허청 / 2016 / 특허실용신안 심사기준(특허청 예규 제89호)
[학술지] 홍정표 / 2014 / 공지예외 제도의 문제점 및 개선방안 / 지식재산연구 9 (4) : 35 ~ 67
[기타] European Patent Office / 2019 / Guidelines for Examination
[단행본] Mueller, Janice M. / 2020 / Patent Law / Walters Kluwer
[단행본] U. S. P. T. O, / 2020 / Manual of Patent Examining Procedure /
[단행본] 渋谷達紀 / 2012 / 特許法 / 発明推進協会
[단행본] 中山信弘 / 2019 / 特許法 / 弘文堂
[기타] 特許庁 / 2015 / 特許·実用新案審査基準